編者按：

曼卡龍公司注冊的“今古傳奇”商標，在經(jīng)歷了初審公告被異議，之后被提撤三，再到被無效宣告，最終被撤銷。本案中，一審和二審法院雖均認定引證商標為馳名商標，但對其跨類保護的范圍能跨多遠卻給出了不同的裁判觀點！

案號：

一審:（2016）京73行初5283號

二審:（2019）京行終823號

二審合議庭：

陶鈞 孫柱永 樊雪

裁判要旨：

訴爭商標指定使用的服務上的相關(guān)公眾與引證商標核定使用的商品上的相關(guān)公眾具有高度的重合程度，容易使相關(guān)公眾認為其與引證商標具有相當程度的聯(lián)系，減弱引證商標的顯著性。

附二審判決書：

北京市高級人民法院

行政判決書

（2019）京行終823號

上訴人（原審第三人）：湖北今古傳奇?zhèn)髅郊瘓F有限公司。

被上訴人（原審原告）：曼卡龍珠寶股份有限公司。

原審被告：國家知識產(chǎn)權(quán)局。

上訴人湖北今古傳奇?zhèn)髅郊瘓F有限公司（簡稱今古傳奇公司）因商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案，不服北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初5283號行政判決，向本院提起上訴。本院于2019年1月29日受理后，依法組成合議庭進行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院查明：

訴爭商標系第8063018號“今古傳奇”商標，商標權(quán)人為曼卡龍公司，于2010年2月8日申請注冊，核定使用在第35類（類似群3501-3508）的“廣告、特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷、人員招收、商業(yè)場所搬遷、計算機數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)化、會計、尋找贊助、進出口代理、組織商業(yè)或廣告展覽”服務上，其專用權(quán)期限至2021年4月13日。

引證商標一系第523160號“今古傳奇”商標，商標權(quán)人為今古傳奇公司，于1989年7月29日申請注冊，核定使用在第16類（類似群1606）的“雜志”商品上，其專用權(quán)期限至2020年6月29日。

引證商標二系第12623583號“今古傳奇”商標，申請人為今古傳奇公司，于2013年5月21日申請注冊，指定使用在第35類（類似群3508-3509）的“自動售貨機出租，藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務”服務上，目前尚未被核準注冊。

2015年3月20日，今古傳奇公司針對訴爭商標向原國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）提出無效宣告請求，主張訴爭商標與其在先商標構(gòu)成類似商品和服務上的近似商標，系摹仿抄襲其馳名商標且侵犯其在先商號權(quán)。

今古傳奇公司向商標評審委員會提交了以下主要證據(jù)：

1、今古傳奇公司介紹；

2、今古傳奇公司獲得的榮譽；

3、引證商標一最早使用及持續(xù)使用的證據(jù)；

4、銷售合同及發(fā)票，包括今古傳奇公司產(chǎn)品銷往北京市、天津市、河北省、山西省、河南省等的確的相關(guān)銷售合同和發(fā)票；

5、廣告宣傳情況；

6、引證商標一所獲榮譽；

7、引證商標一被商標局認定為馳名商標的名單。

曼卡龍公司向商標評審委員會提交了以下證據(jù)：

1、訴爭商標廣告宣傳材料；

2、訴爭商標使用圖片；

3、媒體報道；

4、店面開業(yè)照片。

2016年7月22日，商標評審委員會作出商評字[2016]第68239號《關(guān)于第8063018號“今古傳奇”商標無效宣告請求裁定書》（簡稱被訴裁定），認定：本案相關(guān)程序問題適用2013年修正的《中華人民共和國商標法》（簡稱2013年商標法），實體問題適用2001年修正的《中華人民共和國商標法》（簡稱2001年商標法）。

一、根據(jù)今古傳奇公司在案證據(jù)及查明事實可知，在訴爭商標申請注冊日之前，引證商標一經(jīng)過其長期、廣泛的宣傳使用，在雜志商品上為相關(guān)公眾所熟知，已達到馳名商標的知名程度。

訴爭商標的主要識別部分“今古傳奇”與引證商標一“今古傳奇”完全相同，訴爭商標指定使用的廣告、替他人推銷等服務與引證商標一核定使用的雜志商品密切關(guān)聯(lián)，訴爭商標申請注冊容易誤導公眾，并致使今古傳奇公司的利益可能受到損害，已構(gòu)成2001年商標法第十三條第二款所指之情形。

今古傳奇公司提交的證據(jù)尚不足以證明引證商標二在訴爭商標申請日前已構(gòu)成未注冊馳名商標的程度，故不能證明訴爭商標違反2001年商標法第十三條第一款所指之情形。

二、根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》的劃分標準及本案的情形，訴爭商標指定的廣告等服務與引證商標一核定的雜志不屬于類似的商品和服務，故訴爭商標未違反2001年商標法第二十八條的規(guī)定。

三、今古傳奇公司提交的證據(jù)不足以證明在訴爭商標申請注冊日之前，其將“今古傳奇”商號使用在與訴爭商標指定使用的“廣告”等服務相類似的服務領(lǐng)域并具有一定影響力，故其有關(guān)訴爭商標損害其在先商號權(quán)的主張不能成立，訴爭商標未違反2001年商標法第三十一條的規(guī)定。

綜上，商標評審委員會依照2001年商標法第十三條第二款、2014年商標法第四十五條第一款、第二款和第四十六條之規(guī)定，裁定對訴爭商標予以無效宣告。

曼卡龍公司不服，在法定期限內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

在原審訴訟中，今古傳奇公司補充提交了以下主要證據(jù)：

第一組：今古傳奇公司主體資格證明。包括今古傳奇公司經(jīng)營執(zhí)照、情況介紹、組織結(jié)構(gòu)以及對外投資情況等資料；

第二組：今古傳奇公司對商標的管理及使用情況。包括今古傳奇公司申請的部分商標的材料以及內(nèi)部的商標管理制度相關(guān)資料；

第三組：今古傳奇公司實際使用“今古傳奇”商標的證據(jù)。包括“今古傳奇”商標最早于1981年使用在雜志上的圖片，“今古傳奇”雜志銷售區(qū)域網(wǎng)絡和經(jīng)銷商及代理合同，近三年部分銷售發(fā)票，“今古傳奇”商標使用在公司外景、內(nèi)景以及包裝等場所的照片等；

第四組：今古傳奇公司對“今古傳奇”商標的廣告宣傳情況，包括廣告宣傳合同及發(fā)票，廣告宣傳情況以及廣告專項審計報告；

第五組：今古傳奇公司及其所有的“今古傳奇”商標被商標局認定為馳名商標的證據(jù)以及其他所獲得的榮譽證據(jù)，媒體對今古傳奇公司的報道等；

第六組：今古傳奇公司2007年-2009年內(nèi)的相關(guān)經(jīng)濟指標，包括年度審計報告、國稅與地稅納稅證明；

第七組：今古傳奇公司參與各類社會公益、慈善活動的相關(guān)資料以及公司法定代表人與公司員工獲得榮譽的相關(guān)材料，用以證明今古傳奇公司具有較高的社會知名度。

曼卡龍公司補充提交了以下證據(jù)（編號續(xù)前）：

5、曼卡龍公司及“曼卡龍”商標所獲部分榮譽證書；

6、訴爭商標的使用證明、訴爭商標品牌的珠寶商品銷售證明、訴爭商標品牌珠寶商品實體店的銷售發(fā)票、訴爭商標品牌珠寶商品天貓店銷售證明以及訴爭商標商品宣傳手冊，用以證明曼卡龍公司持續(xù)在第35類服務上使用訴爭商標，在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度與影響力，不會造成相關(guān)公眾的混淆誤認。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：

今古傳奇公司提交的證據(jù)可以證明，其最早于1981年開始在雜志上使用引證商標一，并通過經(jīng)銷模式將《今古傳奇》雜志銷往北京、上海、江西、福建、廣東、新疆等全國大部分地區(qū)，銷售范圍較廣、持續(xù)使用時間較長。今古傳奇公司在2008年-2009年的年度審計報告以及2009年-2010年的納稅證明可以證明在訴爭商標申請注冊前，其所經(jīng)營的雜志銷量大。

同時，在訴爭商標申請注冊前，《今古傳奇》雜志已獲得包括“全國百種重點社科期刊”、“新中國60年有影響力的期刊”等在內(nèi)的多個榮譽。引證商標一亦由國家工商行政管理總局商標局認定為雜志商品上的馳名商標。故前述證據(jù)可以證明，在訴爭商標申請日之前，引證商標一在雜志商品上已經(jīng)達到馳名程度，構(gòu)成馳名商標。

同時，訴爭商標指定使用的廣告服務與引證商標一核定使用的雜志商品雖功能、用途等存有一定區(qū)別，但根據(jù)引證商標一的知名程度以及其據(jù)以馳名的雜志期刊通常會招攬并刊登廣告內(nèi)容的事實，并考慮到廣告收入往往系期刊雜志重要收入來源，訴爭商標指定使用在廣告服務上容易使相關(guān)公眾將訴爭商標與引證商標一相聯(lián)系，并基于此而誤認為相關(guān)服務可能由今古傳奇公司提供或與其有特定關(guān)聯(lián)，從而影響到引證商標一與今古傳奇公司之間的聯(lián)系，減弱引證商標一的顯著性，損害今古傳奇公司的相關(guān)利益。

另，考慮到引證商標一據(jù)以馳名的雜志商品與訴爭商標指定使用的特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷、商業(yè)場所搬遷等服務分屬于商品和服務兩種不同的領(lǐng)域，兩者的銷售渠道、消費群體、功能效用等方面均存在較大差異，亦缺乏必要的關(guān)聯(lián)。

因此，并無充分理由與證據(jù)可以認定訴爭商標在特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷、商業(yè)場所搬遷等服務上的注冊及使用易造成相關(guān)公眾的混淆誤認或產(chǎn)生對引證商標一的“淡化”效果，從而損害今古傳奇公司的利益。

因此，訴爭商標在廣告服務上的注冊構(gòu)成了2001年商標法第十三條第二款所規(guī)定之情形，而在除廣告服務之外的其他核定服務上的注冊未構(gòu)成該條款所規(guī)定之情形。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第一項、第二項的規(guī)定，判決：一、撤銷被訴裁定；二、由商標評審委員會重新作出裁定。

今古傳奇公司不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，維持被訴裁定。其主要理由為：訴爭商標指定使用在特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷等服務上，容易使相關(guān)公眾聯(lián)想到引證商標一，損害今古傳奇公司與引證商標一的對應關(guān)系，損害其合法權(quán)益，故訴爭商標的申請注冊違反了2001年商標法第十三條第二款的規(guī)定。

國家知識產(chǎn)權(quán)局及曼卡龍公司服從原審判決。

經(jīng)審理查明：

原審判決認定事實清楚，證據(jù)采信得當，且有訴爭商標檔案、引證商標檔案、被訴裁定、各方當事人在行政階段與訴訟階段提交的證據(jù)以及當事人陳述等在案佐證，本院予以確認。

在二審訴訟中，今古傳奇公司補充提交了七份證據(jù)，多為相關(guān)網(wǎng)頁的截圖信息，用以證明其上訴主張；曼卡龍公司補充提交了其加盟店的照片、微信公眾號以及工商信息。因上述證據(jù)并非被訴裁定作出的依據(jù)，同時今古傳奇公司提交的證據(jù)多為網(wǎng)絡打印件，在無其他證據(jù)佐證的情況下，真實性無法確定；而曼卡龍公司提交的證據(jù)多為其“今古傳奇”商標在珠寶等商品上的使用情況，并非涉案訴爭商標指定使用的特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷等服務，故本院對今古傳奇公司及曼卡龍公司補充提交的上述證據(jù)均不予以采納。

另查，根據(jù)中央機構(gòu)改革部署，原國家工商行政管理總局商標局、商標評審委員會的相關(guān)職責由國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一行使。

上述事實有各方當事人在二審訴訟中補充提交的證據(jù)以及陳述等在案佐證。

本院認為：

2001年商標法第十三條第二款規(guī)定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

2001年商標法第十四條規(guī)定，認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。

馳名商標的認定應當遵循個案認定、被動認定和按需認定的原則。同時結(jié)合在案證據(jù)，對中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉的商標給予相應的保護，并且在考慮2001年商標法第十四條規(guī)定的各項因素時應當綜合予以認定。同時，對馳名商標的保護應當考慮其自身知名度與顯著性的高低，對知名度高、顯著性強的馳名商標，應當給予其更寬的保護。

最高人民法院〈關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉》第九條第二款規(guī)定，足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽、或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第二款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。

雖然上述司法解釋系針對馳名商標保護的民事糾紛中相關(guān)情形予以的規(guī)定，但是在商標授權(quán)確權(quán)行政案件中關(guān)于2001年商標法第十三條第二款的認定可以依據(jù)上述司法解釋予以執(zhí)行，避免馳名商標司法保護標準在民事與行政案件中不一致情形的出現(xiàn)，有利于法律適用標準的穩(wěn)定性與可預期性。

本案中，曼卡龍公司并未提出上訴主張，經(jīng)審查原審判決及被訴裁定關(guān)于引證商標一就訴爭商標申請注冊日前，在雜志商品上已經(jīng)達到馳名程度，構(gòu)成馳名商標的認定并無不當，本院予以確認。因訴爭商標與引證商標一均為文字“今古傳奇”構(gòu)成，二者構(gòu)成近似標志。

同時，訴爭商標指定使用的“特許經(jīng)營的商業(yè)管理、替他人推銷、人員招收、商業(yè)場所搬遷、計算機數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)化、會計、尋找贊助、進出口代理、組織商業(yè)或廣告展覽”服務上的相關(guān)公眾與引證商標一核定使用的雜志商品上的相關(guān)公眾具有高度的重合程度，結(jié)合引證商標一具有較高知名度、使用地域廣、持續(xù)時間長等情況，訴爭商標指定使用在特許經(jīng)營的商業(yè)管理等上述服務上，容易使相關(guān)公眾認為其與引證商標一具有相當程度的聯(lián)系，減弱引證商標一的顯著性，誤導公眾，進而損害今古傳奇公司的合法權(quán)益。

因此，原審判決該部分認定錯誤，本院予以糾正。被訴裁定的認定結(jié)論正確，今古傳奇公司該部分上訴理由具有事實及法律依據(jù)，本院予以支持。

曼卡龍公司所提交的在案證據(jù)并非訴爭商標在其指定使用服務上的使用、宣傳情況，亦不足以導致不會誤導公眾，故其相關(guān)主張缺乏依據(jù)，本院不予支持。

綜上，原審判決關(guān)于訴爭商標除廣告服務之外的其他指定使用服務上的注冊未構(gòu)成2001年商標法第十三條第二款的情形的認定存在錯誤，本院予以糾正。今古傳奇公司的上訴主張具有事實和法律依據(jù)，本院對其上訴請求予以支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九、第八十九條第一款第二項、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初5283號行政判決；

二、駁回曼卡龍珠寶股份有限公司的訴訟請求。

本判決為終審判決。

審　判　長　　　陶　鈞
審　判　員　　　孫柱永
審　判　員　　　樊　雪

二〇一九年四月二十五日

書　記　員　　　張夢嬌